Tài liệu Sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế bài tập tình huống công ty vikomex sở hữu nhãn hiệu thời trang thể thao nổi tiếng “vikovina” tại quốc gi

Bài tập số 8 Công ty VIKOMEX sở hữu nhãn hiệu thời trang thể thao nổi tiếng “VIKOVINA” tại quốc gia VIKO. VIKOMEX muốn mở rộng thị trường sang quốc gia ONAMI. Vào tháng 08/2013, VIKOMEX đã gửi hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đến Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu của quốc gia ONAMI. Tháng 09/2013, Văn phòng sáng chế và nhãn hiệu của quốc gia ONAMI từ chối đơn của VIKOMEX, với lý do nhãn hiệu này đã được công ty CIDES, có trụ sở thương mại ở quốc gia ONAMI, đăng ký từ năm 2012. Biết rằng,VIKO và ONAMI là các thành viên của WTO và những điều ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ có liên quan do WIPO quản lý, đồng thời, pháp luật về sở hữu trí tuệ của quốc gia ONAMI phù hợp với các qui định của TRIPS và những điều ước quốc tế có liên quan nói trên của WIPO. Anh/chị hãy tư vấn bằng văn bản cho Công ty VIKOMEX để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của VIKOMEX đối với nhãn hiệu “VIKOVINA” tại quốc gia ONAMI. GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu “VIKOVINA” tại quốc gia ONAMI, công ty VIKOMAX có thể thực hiện các cách sau: I. Chứng minh nhãn hiệu VIKOVINA là nhãn hiệu nổi tiếng. Điều 2 của Khuyến nghị chung liên quan đến các điều khoản về bảo hộ Nhãn hiệu nổi tiếng1, để xác định một nhãn hiệu có phải là nhãn hiệu nổi tiếng hay không, cần xem xét trên các yếu tố sau2: - Mức độ nhận thức hay nhận ra nhãn hiệu trong bộ phận công chúng. - Thời gian, phạm vi và khu vực địa lý của việc sử dụng nhãn hiệu. - Thời gian, phạm vi và khu vực địa lý của khu vực quảng cáo nhãn hiệu. - Thời gian, khu vực địa lý của bất kỳ việc đăng kí nhãn hiệu và/hoặc bất kì đơn xin đăng ký trong phạm vi mà họ sử dụng hoặc được công nhận nhãn hiệu. - Hồ sơ của việc thực thi quyền đối với nhãn hiệu thành công, đặc biệt là phạm vi mà nhãn hiệu được công nhận là nổi tiếng bởi các cơ quan có thẩm quyền. - Giá trị liên quan đến nhãn hiệu Điều 16 TRIPS, để xác định một nhãn hiệu hàng hóa có nổi tiếng hay không, phải xem xét danh tiếng của nhãn hiệu hàng hóa đó trong bộ phận công chúng có liên quan, kể cả danh tiếng tại nước Thành viên tương ứng đạt được nhờ hoạt động quảng cáo nhãn hiệu hàng hóa đó. Ngay khi chứng minh được nhãn hiệu VIKOVINA mà VIKOMEX đăng ký là nhãn hiệu nổi tiếng, theo Điều 6bis(1) Công ước Paris và Điều 16(3) Hiệp định TRIPS, công ty có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ONAMI hủy bỏ việc bảo hộ đối với nhãn hiệu VIKOVINA mà công ty CIDES đã đăng kí bảo hộ. ONAMI cũng có trách nhiệm bảo hộ nhãn hiệu VIKOVINA của công ty VIKOMEX trên lãnh thổ nước ONAMI. 1 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks được thông qua bởi Hội đồng liên minh Paris về Bảo hộ sở hữu công nghiệp và WIPO. 2 một nhãn hiệu để được coi là nhãn hiệu nổi tiếng không nhất thiết phải đáp ứng đủ các yếu tố này 1  Ưu điểm: Được hưởng sự bảo hộ mạnh hơn, được bảo hộ khi không đăng ký (không sử dụng) tại các quốc gia. Được bảo hộ để chống lại các sản phẩm trùng, tương tự, thậm chí là các sản phẩm không liên quan. Khi chứng minh là nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu VIKOVINA sẽ được bảo hộ tại nhiều quốc gia khác mà VIKOMEX không cần phải nộp đơn xin bảo hộ.  Nhược điểm: Để chứng minh nhãn hiệu VIKOVINA của công ty VIKOMEX là nhãn hiệu nổi tiếng rất khó khăn và tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Công ty VIKOMEX không nên kiện để yêu cầu quyền sở hữu đối với nhãn hiệu vì sẽ mất thời gian, tốn kém, ngay cả khi nhãn hiệu của VIKOMEX là nổi tiếng, rất có thể CIDES đã đăng kí nhãn hiệu VIKOVINA trước khi nhãn hiệu này nổi tiếng. II. Hợp đồng sử dụng chung nhãn hiệu (A trademark coexistence agreement) “Hợp đồng sử dụng chung nhãn hiệu là hợp đồng giữa 2 hay nhiều cá nhân trong đó những nhãn hiệu tương tự có thể cùng tồn tại mà không có bất cứ sự nhầm lẫn nào; cho phép các bên có thể đặt ra các quy tắc mà nhãn hiệu có thể cùng tồn tại một cách hòa bình” 3 Công ty VIKOMEX có thể thỏa thuận với CIDES để ký kết hợp đồng sử dụng chung nhãn hiệu VIKOVINA tại nước ONAMI. Theo hợp đồng, mỗi bên sẽ công nhận quyền của nhau đối với nhãn hiệu VIKOVINA và chấp nhận các điều khoản trong đó, họ có thể cùng sử dụng nhãn hiệu này tại ONAMI. Mỗi bên sẽ tiến hành hoạt động kinh doanh, marketing,…liên quan đến nhãn hiệu này trên những khu vực khác nhau hoặc trên những lĩnh vực khác nhau tại nước ONAMI. Để đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích, công ty VIKOMEX cần chú ý: - Nhãn hiệu, lô gô, tên miền hoặc những thứ khác đi kèm với nhãn hiệu. - Hoạch địch khu vực, lĩnh vực kinh doanh. Ví dụ: VIKOMEX sẽ độc quyền sử dụng nhãn hiệu “trong hoặc có liên quan tới lĩnh vực thời trang thể thao, phụ kiện thể thao”. CIDES sẽ độc quyền sử dụng nhãn hiệu “trong hoặc có liên quan tới lĩnh 3 Theo Tổ chức thương mại quốc tế (INTA), từ điển: http://www.inta.org/index.php? option=com_glossary&func=display&letter=C&Itemid=127&catid=45&page =1&getcontent=1 (Retrieved: Feb. 26th, 2009). 2 vực thời trang trẻ em, phụ kiện cho trẻ em” (giả sử CIDES sử dụng nhãn hiệu này cho mặt hàng thời trang trẻ em). Mặc dù 2 công ty có nhãn hiệu giống nhau nhưng lại dùng trên các lĩnh vực khác biệt – điều này cho phép họ tiếp tục kinh doanh và xây dựng danh tiếng của mình mà không hề vi phạm quyền của nhau. - Đự doán sự phát triển trong tương lai các hoạt động của công ty trong 10 hay 20 năm thậm chí là hơn. Nguy cơ mở rộng thị trường, lĩnh vực kinh doanh tương ứng có thể dẫn tới sự chồng chéo về khu vực lĩnh vực kinh doanh. - Hợp đồng cần bao gồm điều khoản về giải quyết tranh chấp khi có vấn đề phát sinh trong tương lai. Ví dụ: mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng sẽ do Trung tâm trọng tài và hòa giải của WIPO giải quyết. - Duy trì danh tiếng: hai bên phải duy trì chất lượng sản phẩm và không được có những hành động làm ảnh hưởng tới danh tiếng của đối tác cũng như làm xấu hình ảnh nhãn hiệu VIKOVINA. - Phương thức thanh toán, phương thức bảo đảm, điều khoản bồi thường,….  Ưu điểm: - Tận dụng những lợi thế (danh tiếng, chất lượng, khách hàng,…) để phát triển và mở rộng lĩnh vưc, sản phẩm kinh doanh. - Sử dụng nhãn hiệu mà không lo bị kiện do bắt chước hoặc vi phạm quyền sở hữu nhãn hiệu. Đồng thời cũng hạn chế được sự vi phạm có thể đến trong tương lai khi công ty mở rộng lĩnh vực kinh doanh. - Tiết kiệm được thời gian và chi phí.  Nhược điểm: - VIKOMEX sẽ không có quyền sở hữu, không có quyền tuyệt đối để kiểm soát nhãn hiệu. Công ty sẽ gặp hạn chế về lĩnh vực kinh doanh cũng như việc mở rộng lĩnh vực kinh doanh. - Hợp đồng cùng sử dụng nhãn sẽ không được công nhận tại một số nước. 3 - Sự nhầm lẫn của khách hàng (tên miền, số điện thoại, trụ sở công ty,…) sẽ dẫn tới những thiệt hại về lợi nhuận và danh tiếng. Khi người tiêu dùng mua sản phẩm của VIKOMEX, họ sẽ nghĩ là đang mua sản phẩm của CIDES và ngược lại. III. Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu– Trademark assignment Agreement. Bên cạnh đó, công ty có thể ký với công ty CIDES hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu VIKOVINA. Theo đó, CIDES sẽ chuyển quyền sở hữu đối với nhãn hiệu VIKOVINA mà họ đã đăng kí tại nước ONAMI cho công ty VIKO. Sau khi ký hợp đồng, VIKO sẽ là chủ sở hữu của nhãn hiệu VIKOMEX. Theo Điều 21, Hiệp định TRIPS, 2 công ty có thể chỉ ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đối với nhãn hiệu VIKOVINA mà không kèm theo việc chuyển nhượng cơ sở kinh doanh có nhãn hiệu hàng hóa đó. Khi ký kết hợp đồng, công ty VIKOMEX cần chú ý tới một số vấn đề: - Kiểm tra thông tin để đảm bảo công ty CIDES là chủ sở hữu duy nhất của nhãn hiệu VIKOVINA. - Nhãn hiệu, lô gô, tên miền hoặc những thứ khác đi kèm với nhãn hiệu. - Công ty CIDES sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu cho duy nhất công ty VIKOMEX. - Phương thức thanh toán, phương thức bảo đảm, điều khoản bồi thường,…. Công ty VIKOMEX phải thông báo về việc chuyển nhượng với văn phòng Sở hữu trí tuệ của quốc gia ONAMI để lưu hồ sơ, nói cách khác VIKOMEX phải đăng ký quyền sở hữu mới nếu không hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu VIKOVINA sẽ không có hiệu lực, do đó không thể thực thi.  Ưu điểm: - Đơn giản hơn việc chuyển giao quyền sử dụng, không bị phụ thuộc vào chủ sở hữu trước của nhãn hiệu – CIDES: không bị giám sát, hoặc phải thực hiện các chính sách của CIDES. 4 - VIKOMEX trở thành chủ sở hữu của nhãn hiệu tại nước ONAMI, độc quyền trong việc sử dụng nhãn hiệu VIKOVINA theo nhiều cách và trên nhiều lĩnh vực. - Giúp công ty chủ động trong việc hoạch định kế hoạch, chính sách kinh doanh trong tương lai cũng như tạo dựng và giữ gìn, bảo vệ danh tiếng của nhãn hiệu và uy tín của công ty. - Có thể đưa sản phẩm ra thị trường dựa trên danh tiếng đã có của nhãn hiệu VIKOVINA tại thị trường ONAMI. - Hình thức thanh toán 1 lần trọn gói, không phải trả các chi phí tương lai.  Nhược điểm: - VIKOMEX sẽ phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để có được quyền sử dụng nhãn hiệu VIKOVINA. Uy tín của nhãn hiệu VIKOVINA có thể không tốt, ảnh hưởng tới hoạt động tiếp thị, kinh doanh của công ty. - Rất có thể công ty CIDES đã chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu VIKOVINA cho một công ty khác. Căn cứ trên ưu, nhược điểm của từng phương thức cũng như những lợi ích mà công ty sẽ nhận được, công ty VIKOMEX nên ký hợp với CIDES đồng chuyển nhượng quyền sở đối với nhãn hiệu VIKOVINA để đảm bảo được quyền và lợi ích của công ty. 5